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企业专利工作服务新模式—知识产权托管

发布时间:2016/9/20 8:38:05 } 人气:2 


对于中国的企业来说,专利是一个新的课题,相对于欧美发达国家几百年的经验及国外大企业巨额的投入和多年的积累,中国企业在理论和实践上都是后来者。例如,英国1624 年制定《垄断法》,这部法律被世界公认为第一部完整的专利法;美国1790 年颁布第一部《专利法》。即使是在东方国家,日本在1885 年就制定了第一部专利法,比明治宪法还早;印度1859 年制定了最早的《专利及设计法》,经过3 次大调整后,印度专利法完全实现了与TRIPS 接轨,1970 年,印度议会通过了独立后的第一部《专利法》。

然而并不因为中国企业对专利不熟悉就能在国际知识产权纠纷中得到豁免,相反,随着经济的发展,中国企业在国际上面临着越来越大的知识产权尤其是专利的压力。根据《中国知识产权报》报道,2002 年以来,美国已经对我国发起337 调查60 起,我国已经连续5 年成为遭受337 调查最多的国家。其中,60%以上的案件针对机电类产品。仅2007 1 月到10 月,美国已经对我国企业发起337 调查14 起,占美国同期立案总数的50%以上。

当中国企业越来越意识到知识产权的重要性时,又不得不面临另外一个比较尴尬的情况,即国内比较缺乏懂技术、法律、专利、外语,并且能够制定知识产权战略、有国际视野的知识产权律师和知识产权代理机构。国内的很多知识产权代理机构更多的是在做一些专利代理等基础工作。在如何为企业制定知识产权战略、如何为企业开拓国际市场保驾护航上还有所欠缺。作为国家知识产权局指定的专业涉外知识产权服务机构之一,我们在这些方面积累了较多的经验,在实际工作中,更是探索出一条代理机构和企业紧密合作的新的工作模式,即知识产权托管。特此总结,以与读者一起探讨,期望能对中国企业有所帮助。为便于举一反三,本文以我们与客户A 公司的知识产权托管关系为例,详细介绍企业如何保护自主知识产权、如何避免侵犯他人知识产权、如何应对国际知识产权纠纷。

一、企业面临的专利壁垒

目前国内诸如打印机、复印机等打印设备市场基本被国外几大企业所占有,这些企业被称为OEM 企业,包括佳能、惠普、爱普生等,由于这些OEM 企业作为打印设备生产商,不仅掌握着打印技术的制高点,同时还在他们拥有的技术内外申请了大量的专利,形成了一个专利保护壁垒,比如:惠普的专利总数达到25,000 多项,目前每年增加4000 多项,惠普耗材、影像和打印事业部在全球拥有9,000 多项专利,其中有4,000 多项耗材专利;佳能2005 年在美国共取得了1828 项专利,居美国专利商标局公布的“2005 年美国专利数前十大公司排名”的第二位,至此佳能公司已经连续13年位居美国专利注册数量前三名;2006 年,爱普生仅一年内就在中国申请了1089 项专利。2007 年,在中国申请专利的前十位国外企业即包括了三星、佳能和爱普生公司。

技术和专利的优势,形成了OEM 企业特殊的销售策略:低价销售打印设备,以扩充市场;高价销售打印耗材,以获得高额利润。而且OEM 企业为了进一步保护其市场,更是在耗材上加上了高科技的芯片,除了加大通用耗材厂商的开发难度,亦剥夺了消费者的选择权——只能使用其昂贵的原装耗材。

所谓通用打印耗材是指非原装生产的替代耗材,最早源自50 年代的打字机色带,之后发展到喷墨墨盒、激光粉盒等。再生耗材是指原装耗材使用完后,对其进行重新清洁及罐装墨水或者填充碳粉,使其可以恢复原有功能继续被使用。再生打印耗材达到环保的最高要求——循环再利用。通用耗材和再生耗材扩大了消费者的选择范围,也有利于环境的保护和资源的重复利用。然而通用耗材和再生耗材产品从其起步开始,就遭遇到了OEM 企业大量的技术及专利壁垒,尤其是最近几年耗材整体售价比打印机还要高,这些保护措施的相互碰撞就显得尤为激烈。

可以说,通用和再生打印耗材行业是国内遇到专利问题最多的行业之一,A 公司是国内最大的通用和再生打印耗材研发和制造企业,因此A 公司的应对经验可以对其它行业有所启发和帮助。

二、A 公司和代理公司的应对措施

A 公司在最初的十多年纯粹以制造为主,在最近几年因为以上的原因及市场的转变因素,比如东南亚、印度等国家成本、价格挑战,国内的能源、资源和环境压力,欧美的各种技术、安全标准等壁垒和反倾销的指控,人民币的升值等,A 公司深刻地体会到只有注重科技创新和知识产权保护,才能保证企业的持续健康发展,因此A 公司大力投放资源于技术创新和专利工作,考虑到企业的特长在于科技创新,而专利代理机构在专利方面更为专业,因此A 公司委托我们全面管理A 公司的专利工作。

在双方的共同努力下,目前A 公司专利及专利申请总量在同行及本地区名列前茅。截止2008 8 月,A 公司国内外的专利和专利申请已达1000件,提出PCT 申请60 多件,在美国、欧洲、日本等国家有近百件专利/专利申请,其中2005 A 公司自主研发的86T 墨盒装置获得中国专利最高奖——中国专利金奖(第九届)。

三、知识产权托管工作经验

第一、激发公司管理层高度重视技术创新和专利工作技术创新及建立自有专利库的工作是漫长及痛苦的,是一项短期看不到效益的投资。只有公司管理层重视技术创新和专利工作,才能在整个公司形成技术创新的氛围,为便于领导公司的知识产权工作,A 公司和我们成立了专门的“知识产权管理委员会”。目前,A 公司每年在技术创新和专利上的投入达4 千万到5 千万人民币,在A 公司,技术创新和专利已经不仅仅是一个名词,更是成为了一种深入人心的思维方式,成为了企业文化的核心部分。

第二、充分调动科研人员积极性

当公司有了技术创新的氛围后,进一步的工作就是要鼓励技术人员的创新积极性,作为企业,创新包括产品的创新和工艺的创新,所以我们所要鼓励的技术人员不仅包括产品研发人员,也包括处于生产一线的工程技术人员。A 公司每年召开一次科技大会,对企业的技术创新工作进行总结并对技术人员进行奖励,至今已经连续召开了十届。在A 公司,积极创新的技术人员的奖金已远超过了他们的工资,而且创新的质和量也是技术人员职位提升的标准之一。公司对一些突出贡献的技术创新人员特别给予重奖,这些都有力的促进了技术人员的创新积极性。

第三、高度重视培训及团队合作

从技术创新角度去克服专利障碍是最彻底,也是唯一的出路。

为提高技术人员的创新能力,我们积极安排员工走出去及请进来的培训,多年来多次聘请外部专家举行技术创新和专利相关培训,实践证明,外部专家的培训不仅仅提高了技术人员的创新能力,还提高了技术人员的沟通能力,更为重要的是,外部智力的引入,打破了技术人员固有的思维模式,给他们带来了新的思考方式。例如,我们请香港生产力促进局不定期地给技术人员进行“头脑风暴”等多种创新模式培训。再如,我们每年都选派专利律师参加美国专利律师的执业培训,以期能够了解美国专利的最新发展动态。

同时,技术创新团队与专利团队的紧密配合尤为重要,在具体项目中,我们让技术创新工程师与专利律师组成创新团队,并形成了如下创新设计流程:

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A 公司面对的主要是国外市场,故此除了内部有专业的专利律师,同时还聘请了美国、欧洲著名的知识产权律师事务所提供法律支持。我们采取的策略是以国内的专利律师做国外专利的前期研究及分析,然后再将理解及成果交于外方的专利律师作优化、修正及最后评估。这个做法不仅加快了进程、降低了成本,也加深了整个团队对国外专利的认识,为企业培养了专业人才。

通过以上三个方面的工作,有效的促进企业研发人员的科技创新热情,有效的保护企业自主知识产权,同时还可以避免侵犯他人知识产权,为企业的长远健康发展打下基础。

四、协助企业全面处理知识产权纠纷

早期由于各方面的原因,知识产权纠纷并不能完全避免,当企业遇到国际知识产权纠纷的时候,我们的处理经验是:

1、积极面对、冷静处理

在大型的国际展会上,国外企业发现知识产权侵权,一般有两种做法:由律师出具警告信或者由法院发出临时禁令。律师出具的警告信内容包括对具体侵权行为的描述、要求对方限期停止侵权的声明、惩罚条款等。同时,常常附律师费用帐单。中国展商如果接到此类警告信,首先要做两点判断,第一,是否存在展品侵权;第二,标的值定得是否过高,如果认为警告有理,标的值合适,可以签署警告信。被执行临时禁令的企业可以立刻委托律师前往法院,提出异议。对没收的侵权展品要求开具清单,并查看是否与被侵权展品吻合,以便作为今后提出诉讼的依据。

尤其需要注意的是美国的专利故意侵权,根据美国的专利法,对于故意侵犯他人专利权的,除了赔偿专利权人的损失外,还可能会被处以3 倍的罚款。所谓故意侵权,是指在侵犯他人专利前已经知道他人专利的存在。实践中,我们发现国内很多企业在产品出口到美国市场的初期会收到美国专利权人的律师警告函,但往往是在美国市场做大以后才受到专利权人的起诉,导致出口企业非常被动。这是美国专利权人常用的策略,即,在企业还没有做大前,由于此时起诉得到的赔偿会很少,所以专利权人早期发出律师警告函,为出口企业的故意侵权留下伏笔,并且在出口企业市场做大后可以得到更多的赔偿或和解费。所以,出口企业在收到类似的函件时,需要立刻请专业的专利律师对相关产品进行专利评估并出具报告,避免后续损失。

由于对知识产权的认识和费用等原因,部分国内公司采取“鸵鸟政策”,导致不战而败,将市场拱手让人。国务院副总理吴仪提醒中国的企业“绝对不要抱着‘饿死不讨饭,冤死不打官司’的陈腐观念,要敢于去打官司”。“爱拼才会赢”!

2、如何应对国外的纠纷需要有灵活的措施

目前欧美专利纠纷大部分是通过和解的方式解决。考虑到市场及成本原因,和解是首选途径,可以将损失降到最低。但是实际中,往往是在诉讼进行到一定程度的时候原被告才会进行和解谈判,其原因在于,只有通过诉讼中双方的不断较量,一方才能准确掌握自己的筹码和对方筹码,才能制定出对自己最有利和双方最可行的和解方案。

对于指控侵权的涉案专利,被告的诉讼策略往往是对专利进行无效,如能无效,则不存在侵权,因此可以灵活运用专利无效策略,赢得解决筹码,对于涉案专利的无效请求,也给对方造成心理压力,增加谈判的筹码,但专利无效的成本和不确定性也需要综合考虑。

需要注意的是,专利诉讼其诉讼本身虽是法律行为,但很少有企业是为了打官司而打官司,诉讼的根本目的是在于商业上的考虑。比如为了打乱竞争对手的研发和市场计划、为了市场的宣传效应,甚至是为了收购竞争对手,先通过专利诉讼给对方强大的压力,以便在收购中争取到好价钱。这些都有可能是原告发起专利诉讼的原因。

具体法律问题的解决是专业意见,如何应对是商业决策,对于专利诉讼,要对前景和成本进行分析,权衡利弊,平衡胜诉的把握以及不应诉可能带来的市场损失,因此专利诉讼中没有所谓固定的最好的策略,而是要根据实际情况综合考虑,能给企业带来最少损失和最大效益的结果就是最好的结果。

3、学会在规则的框架下生存

由于文化背景,对游戏规则的生疏是中国企业的普遍缺陷,中国人不喜欢打官司,但欧美国家企业善于借助法律途径解决纠纷,因为此缺陷,中国企业在贸易战中一直是极高败诉率。

进一步来说,由于各国的司法体制不同,因此各国的游戏规则也不同。举例来说,日本是一个缺乏资源的国家,其发展的根本在于科技创新,因此日本法律对于专利权人的保护往往会比美国、欧洲等国家更宽。即使是在美国,其内部不同的州之间的法院对待专利权的保护也不完全一致,因此美国公司在美国发起专利诉讼也会选择对自己有利的州进行“主场”作战。显然,面对国外复杂的法律环境,国内企业更应该在国内多练兵,学会在规则的框架下生存。

由于各国的制度不同,所以不能以我们自己的眼光去判断别国的法律是否合理,法律即是法律,企业在出口中要做的是如何尊重别国法律,在法律框架下获得发展。

4、行业联盟、共同行动,团结就是力量

在企业知识产权意识和能力较弱的情况下,行业协会在解决知识产权争端方面发挥了积极的作用。以单个企业与侵权者或指控者进行抗争,不如以行业协会为组织团结起来,以集体的力量进行抗争。

总结以上经验,正是由于专利代理机构和企业托管式的专利工作服务模式,通过双方的紧密配合,发挥各自的优势,代理机构全面的为企业保护自主知识产权、避免侵犯他人知识产权、以及为企业制定知识产权战略、处理知识产权纠纷进行全面托管服务,才使企业能够更加全身心的投入到科技创新和企业经营上,这一模式促进了企业和代理机构的共同发展。


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